FCA Bahas Penghapusan Merek Dagang dan Beban Pembuktian

Edithnews.com (Jakarta) Sabtu 01 Agustus 2026 – Dari diskusi yang dilakukan kemudian diketahui beberapa hal permohonan untuk menghapus merek dagang karena tidak digunakan dapat diajukan jika pemilik tidak memiliki iktikad baik.

Hakim pada Federal Court of Australia (FCA), Justice Rofe, memberikan gambaran tentang hukum di Australia tentang bagaimana suatu merek dagang dihapus dari daftar registrasi jika tidak digunakan (non-use).

Hal tersebut ia sampaikan pada rangkaian kegiatan Indonesia Judicial Fellowship Program, yang diikuti oleh sejumlah Hakim dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari pertama, Senin (27/7).

Justice Rofe menjelaskan, permohonan penghapusan merek dagang dapat diajukan ke pengadilan atau kepada Registrar of Trademarks di IP Australia.

Proses dimulai dengan tuduhan non-penggunaan, dan beban pembuktian (burden of proof) kemudian beralih kepada pemilik merek untuk membuktikan mereka telah menggunakan merek tersebut.

Standar bukti yang diperlukan untuk membuktikan penggunaan sangat rendah, seperti bukti penggunaan pada faktur (invoice) atau situs web.

Prosedur ini dinilai lebih mudah bagi pemohon dibandingkan dengan yurisdiksi seperti Indonesia, di mana penggugat harus membuktikan secara pasti non-penggunaan tersebut, yang mana sangat sulit untuk dilakukan.

Dari diskusi yang dilakukan kemudian diketahui beberapa hal permohonan untuk menghapus merek dagang karena tidak digunakan dapat diajukan jika pemilik tidak memiliki iktikad baik (good-faith intention) untuk menggunakan merek tersebut pada saat pendaftaran dan merek tersebut tidak digunakan selama periode tiga tahun.

Beralih kepada beban pembuktian berada pada pemilik merek dagang untuk membuktikan penggunaan, bukan pada Pemohon untuk membuktikan non-penggunaan karena menurut Justice Rofe membuktikan non-penggunaan dianggap sangat sulit.

Dari kuantitas bukti yang diajukan, jumlah bukti yang sangat minimal sudah cukup untuk menunjukkan penggunaan dan membela diri dari klaim non-penggunaan.

Bukti dapat mencakup penggunaan pada faktur, situs web, atau menunjukkan bahwa sejumlah barang telah dijual di suatu tempat di Australia.

Peserta Indonesia Judicial Fellowship Program kemudian menerangkan bagaimana beban pembuktian yang berlaku, beban pembuktian berada pada penggugat untuk membuktikan bahwa suatu merek dagang tidak digunakan, yang merupakan standar yang sulit untuk dipenuhi.

Aturan prosedural ini didasarkan pada asas hukum Latin ‘actori incumbit probatio’ (beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim/menyatakan). Pengumpulan bukti non-penggunaan di Indonesia sangatlah menantang.

Justice Rofe memberikan studi kasus yang terbilang unik yang melibatkan merek yang hanya digunakan satu kali dalam empat hari terakhir dari periode non-penggunaan tiga tahun.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai penggunaan dengan iktikad baik, terutama karena merek tersebut diperoleh untuk digunakan melawan pihak yang menuntut atas pelanggaran hak merek, dengan pertanyaan kunci apakah penggunaan tersebut dikendalikan oleh pemilik merek dagang, yang merupakan perusahaan induk (holding company) yang melisensikan merek tersebut.

Peserta Indonesia Judicial Fellowship Program bertanya tentang bagaimana prosedural dalam pembatalan suatu merek dari hukum di Australia, dan Justice Rofe menerangkan terdapat berbagai alasan untuk membatalkan (cancellation) merek dagang di Australia, baik di kantor merek dagang maupun di pengadilan.

Alasan utamanya adalah membuktikan itikad tidak baik (bad faith) atau merek tersebut telah menimbulkan kebingungan karena reputasi merek lain.

Pemeriksa di kantor merek dagang dan panel hakim khusus di pengadilan, yang merupakan ahli di bidang merek dagang, menangani kasus-kasus ini.

Setelah diberikan kesempatan, peserta Indonesia Judicial Fellowship Program menerangkan, di Indonesia tidak ada putusan dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual tentang ganti rugi tambahan sebagaimana hukum di Australia.

Kemudian timbul pertanyaan kepada Justice Rofe mengenai prosedural hingga akhirnya Pengadilan memutus additional justice.

Atas pertanyaan tersebut Justice Rofe menerangkan, Hukum Australia (misalnya, Copyright Act, Trademark Act Pasal 126) memungkinkan pemberian “ganti rugi tambahan” (additional damages) atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, yang bersifat hukuman (punitive) dan pencegahan (deterrent), terpisah dari ganti rugi kompensasi (compensatory damages).

Pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat pelanggaran yang nyata/terang-terangan (flagrancy) dan kebutuhan akan efek jera, tetapi ini bukan merupakan syarat mutlak.

Jumlahnya bersifat diskresioner dan tidak didasarkan pada kalkulasi yang tetap. Konsep ini dapat bermanfaat untuk diterapkan dalam sistem hukum lain seperti Indonesia.

Ganti rugi tambahan dapat diberikan atas pelanggaran merek dagang dan hak cipta jika pengadilan menganggapnya layak, yang berfungsi sebagai bentuk penolakan pengadilan dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Kriteria utama meliputi tingkat pelanggaran (flagrancy), kebutuhan akan efek jera secara umum maupun spesifik, dan perilaku pelanggar setelah diberi tahu.

Kriteria ini bukanlah syarat mutlak; seorang hakim dapat memberikan ganti rugi tambahan hanya berdasarkan perilaku yang sangat buruk/parah.

Perilaku yang dipertimbangkan meliputi pelanggaran sengaja, ketidakjujuran, dan pengabaian terhadap perintah pengadilan.

Kasus Universal Music v. Palmer adalah contoh di mana ganti rugi tambahan diberikan berdasarkan Copyright Act karena menggunakan lagu dalam kampanye politik tanpa izin.

Pada kesempatan berikutnya, atas pertanyaan peserta tentang bagaimana pengaturan Pengadilan Australia penyerahan barang-barang hasil pelanggaran, maka Justice Rofe menerangkan Pengadilan Australia memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyerahan barang-barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggar mencoba menjual barang-barang tersebut secara sembunyi-sembunyi.

Pemohon (penggugat) biasanya mengatur proses pemusnahan tersebut untuk mendapatkan perintah pengadilan guna memusnahkan barang-barang hasil pelanggaran.

Pengadilan berwenang memerintahkan agar barang-barang pelanggaran “diserahkan” (delivered up) untuk dimusnahkan guna mencegah godaan penjualan melalui “pintu belakang”. Pemohon biasanya diserahkan tanggung jawab untuk mengorganisir pemusnahan tersebut.

Lebih lanjut, Justice Rofe menjawab pertanyaan peserta tentang kriteria merek terkenal menurut hukum di Australia.

Reputasi dari suatu merek biasanya dibuktikan melalui bukti belanja pemasaran dan publisitas iklan yang luas.

Bukti survei dapat digunakan untuk membuktikan reputasi atau kemiripan yang menyesatkan, tetapi jarang digunakan dan sering kali kurang/tidak diberi bobot oleh pengadilan karena kesulitan metodologi, ukuran sampel, dan potensi bias.

Petunjuk praktik (practice notes) khusus mengatur penggunaannya.

Meskipun “merek terkenal” dapat menjadi pembelaan bahkan untuk barang yang tidak sejenis, tidak banyak kasus terkait hal ini dan tidak banyak digunakan.

Reputasi biasanya dibuktikan dengan mengajukan sejumlah besar bukti pengeluaran pemasaran dan kehadiran iklan.

Bukti survei sangat jarang digunakan di pengadilan Australia untuk membuktikan reputasi atau kebingungan karena sulit untuk memastikan keandalan dan keterimaannya (admissibility).

Practice Note dari Bukti Survei khusus mewajibkan metodologi diungkapkan kepada pihak lawan terlebih dahulu.

Pengadilan sering menemukan bukti survei tidak dapat diterima atau memberikan bobot yang kecil karena masalah seperti ukuran sampel yang terlalu kecil (misalnya, 264 responden dianggap terlalu kecil) atau pertanyaan yang menggiring (leading questions).

Dalam satu kasus, sampel sebanyak 500 dianggap andal. Waktu pelaksanaan survei juga sangat krusial. Survei yang dilakukan lima tahun setelah tanggal pendaftaran diabaikan karena tidak mencerminkan persepsi pada waktu yang relevan.

Peserta menanyakan tentang pendaftaran merek di suatu negara apakah dapat langsung diterima di Australia dan Justice Rofe menerangkan untuk mencegah pihak-pihak mendaftarkan merek asing secara prematur di Australia dengan tujuan memeras uang dari perusahaan pemilik asli.

Merek Indonesia yang memiliki reputasi di Australia dapat menghalangi pendaftaran merek lokal yang serupa.

Merek dagang yang terdaftar di negara lain, seperti Indonesia, tidak secara otomatis diakui di Australia.

Untuk mendapatkan perlindungan, seseorang harus mengajukan permohonan di Australia, meskipun hak prioritas dapat diklaim berdasarkan Konvensi Paris.

Merek asing yang belum terdaftar namun memiliki reputasi yang mapan di Australia dapat digunakan untuk mencegah merek serupa didaftarkan secara lokal.

Perubahan hukum ini telah membantu menghentikan praktik penyerobotan merek (trademark squatting).

Justice Rofe menambahkan tentang penggunaan bukti elektronik apakah dapat diterima dalam pembuktian di persidangan dalam sengketa merek dan dijawab olehnya bahwa bukti elektronik, seperti tangkapan layar (screenshot) dan dokumentasi situs web, dapat diterima dalam kasus merek dagang di Australia.

Wayback Machine telah dinyatakan sebagai sumber bukti yang sah. Verifikasi biasanya dilakukan melalui afidavit (surat pernyataan tersumpah) dari advokat atau perwakilan perusahaan yang mengambil tangkapan layar atau dapat mengonfirmasi konten situs web pada waktu tertentu. Meskipun ahli pemasaran dapat digunakan, kesaksian mereka sering kali dianggap tidak membantu oleh hakim, terutama untuk barang-barang konsumsi umum.

(Nur)